Thème: Brevets / Marques  

Sommaire Numéro 258– Février 2024

• Validité de la marque tridimensionnelle MIKADO
• Utilisation publicitaire illicite de marques d’alcool
- Annulation de la marque ASPIVENIN
- Validité de la marque PERFECTO
- IP SPHERE C/ LEGA SPHERE AVOCATS
-Dépôt frauduleux de la marque BOOSTER D’INNOVATIONS SOCIALES
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1. Validité de la marque tridimensionnelle MIKADO :

La Cour de Versailles a jugé le 2 novembre 2023qu’est valable la marque tridimensionnelle couvrant le signe constitué d’un bâtonnet long et effilé au bout arrondi, de base cylindrique et d'apparence lisse, inspiré du jeu Mikado, et représentant l’apparence des produits visés à l’enregistrement (biscuits enrobés ou nappés notamment de chocolat ou de caramel).



En premier lieu, elle présente un caractère distinctif intrinsèque. Les consommateurs moyens n'ont, en effet, pas pour habitude de présumer l'origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l'absence de tout élément graphique ou textuel. Par conséquent, selon la CJUE, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d'origine, n'est pas dépourvue de caractère distinctif.

En l’espèce, le marché pertinent à prendre en considération est celui des biscuits sucrés et non celui des biscuits salés. Ces produits présentent en effet une différence de nature se traduisant notamment par des modes de consommation différents, quand bien même ils seraient composés des mêmes ingrédients.

Si l'utilisation des couleurs jaune et marron, respectivement pour le biscuit et le chocolat, est banale dans le secteur concerné, il n'est pas justifié que la forme d'un bâtonnet long et effilé au bout arrondi, de base cylindrique et d'apparence lisse, ait été courante pour les biscuits sucrés lors de l'enregistrement de la marque invoquée.

En second lieu, la marque tridimensionnelle invoquée ne présente pas un caractère descriptif. Un tel caractère ne saurait se confondre avec le caractère évocateur du signe par rapport aux produits. Si le signe couvert par la marque représente bien l'apparence des produits visés à l’enregistrement, il n'est pas une représentation des « biscuits enrobés ou nappés notamment, de chocolat ou de caramel », de tels produits pouvant revêtir de nombreuses apparences, ainsi que l'illustrent les pièces versées aux débats. Le signe n'est qu'une des représentations non nécessaires des produits visés et le libellé ne dit rien de leurs formes, de leurs proportions, de leur enrobage ou de leurs couleurs.

Pour déterminer si une marque est connue d'une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par cette marque, et donc qu’elle est renommée, le juge peut prendre en compte l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif. La représentation bidimensionnelle d'une marque tridimensionnelle peut faciliter la connaissance de la marque par le public pertinent lorsqu'elle permet de percevoir les éléments essentiels de la forme tridimensionnelle du produit. En l’espèce, à partir de 2009, un signe correspondant à la marque se trouve représenté sur une face du conditionnement des biscuits Mikado. Il s'agit d'une représentation très proche de la marque, caractérisant un usage à titre de marque, le produit n'étant pas représenté pour lui-même mais en tant que signe le rattachant à une entreprise ou à des marques ombrelles. Le signe figure presque toujours sous la marque MIKADO en gros caractères, avec un rond rouge. La surimpression de cette marque n'est pas de nature à altérer le caractère distinctif de la marque tridimensionnelle dont les caractéristiques essentielles peuvent être appréciées très facilement.

L'ensemble des éléments versés aux débats (campagnes publicitaires, investissements réalisés, volume des ventes, état des parts de marché, sondages...) établit que la marque tridimensionnelle invoquée bénéficie d'une renommée acquise, comme l’ont reconnu la chambre de recours de l'EUIPO puis le Tribunal de l'Union européenne dans une autre affaire.

2. Utilisation publicitaire illicite de marque d’alcool :

L’Association Nationale de Prévention en alcoologie et addictologie (ANPAA), reconnue d’utilité publique, a assigné en référé la société défenderesse, qui produit et commercialise la bière américaine de la marque BUD sur le territoire français, afin de faire cesser l’usage des marques BUUUUUD et KING OF BEERS sur différents supports (bâche publicitaire au sein d’une gare, habillage de tramways, packaging des bouteilles…), pendant la Coupe du Monde de football.

La Cour de Paris a jugé le 24 octobre 2023 qu’il serait fait droit aux demandes d’interdiction concernant la marque BUUUUUD. Le juge des référés a rappelé la proximité de la date de son dépôt avec le début de la Coupe du Monde de football en France, dont la société défenderesse était partenaire officielle. Il a également caractérisé, à l’aide de nombreux exemples, l’emploi de la locution « Buuuuut » par les commentateurs sportifs et les amateurs de football, de sorte que la marque installe une connivence dans l’esprit du public entre le football et la boisson alcoolisée.

La société défenderesse ne peut arguer du fait que le terme « Buuuuud » n’est pas un slogan mais une marque, qui a été régulièrement déposée avec pour objectif d’attirer l’attention du consommateur au travers de la déstructuration orthographique. En effet, l’enregistrement d’une marque n’autorise pas, par lui-même, son utilisation publicitaire, laquelle doit se faire dans le respect des dispositions du Code de la santé publique, dont la violation est susceptible de caractériser, comme en l’espèce, un trouble manifestement illicite.

Il est également fait droit aux demandes d’interdiction relatives à la marque KING OF BEERS. La mention « King of beers » n’évoque en aucune manière une modalité de vente comme l’indique la société défenderesse, pas plus qu’une distinction, puisqu’il s’agit d’une simple manifestation d’autosatisfaction. Elle n’évoque pas plus l’origine américaine du produit, les États-Unis s’étant précisément illustrés à leur naissance par l’abandon du système de gouvernement monarchique. Le trouble manifestement illicite est caractérisé. Il résulte de l’association de la boisson alcoolique aux attributs de pouvoir et de puissance qu’inspire la référence à la royauté, ce qui constitue une incitation à la consommation excessive d’alcool et contrevient à l’objectif de santé publique de lutte contre l’alcoolisme.

3. Annulation de la marque ASPIVENIN :

La Cour de Paris a jugé le 20 octobre 2023 que les marques semi-figuratives française et de l’Union européenne ASPIVENIN invoquées sont dépourvues de caractère distinctif. Elles sont composées de la juxtaposition du préfixe «Aspi», abréviation usuelle du verbe « aspirer », et du substantif « venin ». Ce néologisme, appliqué à des pompes à usage médical, sera directement compris par le public visé, soit le personnel médical ou le consommateur moyen français, comme indiquant la caractéristique essentielle de ces produits ou leur destination, à savoir aspirer le venin. Il est donc dépourvu de caractère distinctif.

En effet, le signe « Aspivenin » ne peut servir à indiquer l'origine des produits. En outre, la police de caractère dans laquelle il est écrit n’est pas, en raison de son caractère négligeable, de nature à conférer à la dénomination prédominante « Aspivenin » le caractère distinctif dont cette dernière est dénuée.

Les marques en cause ne peuvent être déclarées nulles si un caractère distinctif a été acquis par l'usage qui en a été fait après leur enregistrement. En l’espèce, la société titulaire des marques doit démontrer que le signe « Aspivenin » a acquis un caractère distinctif par l'usage à la date de dépôt de la marque contestée ASPIVEX dont elle invoque la nullité, mais aussi à la date des actes de contrefaçon qu’elle allègue.

Les distinctions reçues par l'inventeur de la pompe à venin dénommée « Aspivenin » dans les années 80 ne caractérisent pas un usage de la marque aux fins d'identification, par les milieux intéressés, du produit comme provenant d'une entreprise déterminée. Il en va de même d'un article de presse consacré à un équipage féminin participant à une course à la voile « sous les couleurs Aspivenin ».

Par ailleurs, les quelques publicités figurant dans la brochure mensuelle d’une compagnie aérienne ou dans deux numéros du Moniteur des pharmaciens et identifiant la marque ASPIVENIN comme provenant de la société titulaire sont insuffisantes à caractériser l'acquisition du caractère distinctif du signe « Aspivenin » par l'usage en tant que marque.

Par conséquent, la preuve n’est pas rapportée que le signe « Aspivenin » est devenu apte, dans l'esprit du consommateur moyen, à identifier les produits désignés à l’enregistrement comme provenant de la société titulaire. Les marques sont donc annulées.

4. Validité de la marque PERFECTO :

La Cour de Paris a décidé le 15 septembre 2023 que la décision du directeur général de l’INPI ayant rejeté partiellement la demande d’enregistrement de la marque verbale PERFECTO en ce qu’elle désigne les vêtements devait être annulée.

Les extraits des dictionnaires Larousse et Le Robert versés aux débats indiquent que le signe « PERFECTO » est un nom déposé. Il en est de même de l'encyclopédie en ligne Wikipédia selon laquelle la requérante est propriétaire de la marque déposée PERFECTO, ainsi que d’un site internet qui indique que ce signe est une marque enregistrée. Ainsi, le consommateur ne percevra pas le signe litigieux comme un nom commun désignant un blouson en cuir épais, mais bien comme une marque déjà déposée.

Il n’est pas suffisamment établi qu’au jour du dépôt de la demande d’enregistrement, ce terme était, comme l’a retenu l’INPI, couramment utilisé pour désigner un type de vêtement, à savoir un blouson en cuir présentant une fermeture à glissière dont la particularité est d'être décentrée. L’INPI a fait état de liens hypertextes vers des sites internet utilisant le terme « perfecto » pour commercialiser des blousons en cuir présentant les caractéristiques précitées, sans toutefois produire aux débats le contenu de ces sites. De la même manière, il ne peut être tiré argument de ce que certains sites internet comporteraient une rubrique « perfecto » correspondant à une catégorie de vêtements, sans révéler le contenu de ces sites.

Il en résulte que le signe « PERFECTO » est distinctif pour désigner les vêtements et, dès lors, susceptible de constituer une marque destinée à distinguer de tels produits.

Il faudra toutefois que le titulaire soit vigilant pour éviter une dégénérescence de ses droits, susceptibles de devenir usuels puisque le mot « Perfecto » est souvent utilisé par des tiers pour désigner un style de blouson noir !

5. IP SPHERE C/ LEGA SPHERE AVOCATS :

La Cour de Nancy a jugé le 6 novembre 2023 que devait être rejeté le recours contre la décision de l’INPI ayant accueilli l’opposition à l’enregistrement de la marque semi-figurative LEGA SPHERE AVOCATS, formée sur la base de la dénomination sociale IP SPHERE.


Visuellement, les trois mots du signe LEGA SPHERE AVOCATS sont inscrits en lettres capitales, les uns au-dessus des autres, dans des caractères décroissants. Ainsi, l'ensemble forme un rectangle dans lequel le terme « Lega » est dominant, alors que les sept lettres du mot « Avocats » sont calligraphiées dans une police beaucoup plus petite pour occuper la même longueur que celle des quatre lettres du mot « Lega » et donc peu lisible. La lettre «A» de « Lega » et le terme « Avocats » sont de couleur bleue. La lettre « A » est par ailleurs stylisée par une barre transversale oblique.



D’un point de vue conceptuel, le terme « Sphère », commun aux deux signes en conflit, renvoie au monde du droit lorsqu’il est associé au terme « Lega ». Le mot « Avocats », purement descriptif des services visés, ne présente pas de caractère distinctif et doit être écarté de la comparaison.

Les signes, composés chacun d'un premier terme à connotation juridique, présentent une structure semblable, de sorte qu'il y a lieu de les considérer comme similaires. Les services étant identiques et les signes similaires, il existe un risque de confusion dans l'esprit du public concerné.

6. Dépôt frauduleux de la marque BOOSTER D’INNOVATIONS SOCIALES :

La Cour de Versailles a jugé le 16 juin 2022 qu’un dépôt de marque est fait en fraude des droits des tiers lorsqu’il est effectué dans la seule intention de nuire et/ou de s'approprier indûment le bénéfice d'une opération légitimement entreprise ou d'y faire obstacle, en opposant à celle-ci la propriété de la marque indûment obtenue. La fraude équivaut en droit de l'Union européenne à la notion de mauvaise foi.

En l’espèce, il est établi qu’à la date du dépôt de la marque, l'association demanderesse utilisait régulièrement le signe « booster d'innovations sociales » dans le cadre de la mise en œuvre d’un projet européen qui avait pour but d'accompagner des innovations sociales jusqu'à leur développement. C'est sous ce signe qu'elle présentait sa réponse à ce projet, ainsi que l'établissent plusieurs communications sur différents sites internet, faisant notamment état de son appel à candidatures pour l'accompagnement d'innovations sociales.

Ainsi, en déposant la marque « Booster d'innovations sociales » alors qu'elle était encore liée à l'association demanderesse par les termes de son contrat de travail, la défenderesse savait qu'elle procédait à la demande d'enregistrement comme marque d'un signe utilisé par son ancien employeur pour son activité.

Il est également établi que l’association a continué à utiliser le signe « booster d'innovations sociales » dans les semaines précédant le dépôt de marque litigieux. Il est indifférent que le programme d'accompagnement développé par la défenderesse soit différent de celui que l'association proposerait désormais sous un autre titre.

Dès lors, la connaissance de l'usage de ce signe par son employeur caractérise l'intention de nuire de la défenderesse, puisqu'elle pouvait ainsi priver l'association d'un signe nécessaire à son activité, ce qui était de nature à entraver son activité économique. Il est donc fait droit à la demande en revendication de la propriété de la marque en cause.

7. Brèves de marques :

• La marque ISLAND AMARETTO porte atteinte à la marque antérieure AMARETTA (EUIPO).

• La marque MANUEL ZINGARO n’est pas la contrefaçon de la marque ZINGARA (EUIPO).

• La marque URBAN SPIRIT est la contrefaçon de la marque URBAN COSTUME (EUIPO).

• La marque FAITH INDUSTRY porte atteinte à la marque FAITH CONNEXION (INPI).

• La marque SOHO CAFE porte atteinte à la marque antérieure SOHO HOUSE (INPI).

• La marque ZERO EMISSION n’est pas la contrefaçon de la marque ZERO FORFAIT (EUIPO).